국제적 특허침해소송에서 속지주의의 제한과 특허법의 역외적용^*

조 영 선

고려대학교 법학전문대학원 교수

Limitations of the Territoriality Principle and the Extraterritorial Application of Patent Law in International Patent Infringement Litigation

Young-Sun Cho

Professor, Korea University School of Law

초록 : 이 글은 국제적 특허침해에서 속지주의 제한과 특허법의 역외적용 문제를 다룬다. 우선, 국제적 특허침해 국면에서의 속지주의 개념을 특허의 성립·유지·소멸 국면에서의 개념과 구분하여 명확히 정의하고, 주요국들이 침해소송 재판실무에서 속지주의를 어떻게 완화하여 왔으며 자국 특허권의 효과적 보호를 위해 특허법의 역외적용 영역을 확대해 오고 있는지를 검토한다. 그 구체적 모습은, 청구항 전부가 외국에서 실시됨에도 이를 자국 특허의 직접침해나 침해 방조로 취급하는 유형, 청구항 구성 일부가 외국에서 수행됨에도 이를 전체로서 자국 특허의 직접침해로 포섭하거나 경우에 따라 간접침해로 다루는 유형, 전용품이 자국에서 공급되어 외국에서 완성되는 경우 자국에서의 간접침해를 인정하는 유형, 표준필수특허 관련 소송에서 역외제소의 금지명령 등으로 분류된다. 우리나라는 실무상 특허법의 역외적용에 대해 소극적·제한적 입장이지만, 통신, 컴퓨팅, 인터넷 분야를 중심으로 한 기술의 급속한 발전과 상거래의 세계화로 인해 특허분야에서 속지주의 완화 움직임이 가속화하고 있으므로 한층 전향적으로 이 문제를 바라볼 필요가 있다. 이를 위해서, 청구항 발명의 기술적 효과 발생지가 어디인지를 우선 검토하고 경제적·상업적 효과의 발생지가 어디인지를 보조적으로 고려하여 침해지를 적절히 확정하는 것이 중요하다. 또한 자국 특허권의 실효적 보호와 외국 주권의 존중이라는 대립가치 사이에 균형을 부여하는 요소들에 관심을 기울여야 한다. 구체적으로는 당사자의 악의, 원고가 등록국과 외국에서 모두 특허권자인 사정 등을 역외적용을 긍정하는 요소로 고려해야 한다. 반면, 원고가 대상국가에 출원했다가 거절되거나 특허가 무효로 된 사정, 대상국가에서 제3자가 동일하거나 유사한 특허를 가지고 있는 사정 등은 역외적용을 제한하는 요소가 되어야 한다. 분산형 침해에서 침해주체를 어떻게 법리 구성하여 단일화 할 것인지에 유의하는 한편, 외국에서의 침해 교사 및 의도적 방조 행위는 미국이나 독일의 예처럼 민법상 불법행위를 넘어 그 자체로 특허침해로 취급할 필요가 있다.

* 고려대학교 연구비에 의해 수행되었음(Supported by Korea University Grant).