비특허제품에 실시료를 부과하는 '전체판매 실시료'(total-sales royalty) 규정의 특허권 남용 여부 / 정차호 성균관대학교 법학전문대학원 교수

전체판매 실시료(total-sales royalty) 규정은 특허발명실시계약에서 특허제품(patented product) 뿐만 아니라 비특허제품(unpatented product)까지를 실시료기초에 포함시키는 것이다. 대법원 2012다42666(본소) 및 2012다42673(반소) 판결이 우리나라에서 최초로 동 규정이 포함된 계약에 대하여 판단하였다. 이 글은 동 규정이 특허권을 남용하는 것인지 또 공정거래법을 위반하는 것인지 여부에 대하여 논한다. 그와 관련하여 미국은 해당 규정이 ‘강요’에 의한 것이 아닌 경우 특허권의 남용이 아니라고 보는 법리를 유지하고 있다. 강요의 유무는 협상이력, 다른 불공정한 규정의 존재, 비특허제품의 비중, 실시료 계산의 편의, 대상 특허의 수 등에 의하여 판단된다. 유럽은 미국보다도 조금 더 강경한 입장을 보이는 것으로 보이고 주로 반독점법의 차원에서 동 규정을 다루고 있다. 일본과 우리나라에서는 유의미한 논의가 있지 않았고 아직까지는 미국의 법리를 단편적으로 인용하는 수준에 그치고 있다. 쟁점 규정에 대하여 서울고등법원은 동 규정이 특허권의 범위를 넘어선 부분에 대하여는 효력을 인정하지 않은 반면, 대법원은 실시료 계산의 편의를 인정하며 특허권 남용 여부에 대하여는 언급하지 않고 동 규정을 유효한 것으로 판단하였다. 대상 계약과 관련하여 양 당사자의 편의를 위하여 전체판매 실시료 규정을 두었다는 주장도 가능하겠지만, 특허권자의 강요에 의한 것이라는 증거가 더 많다는 점에 주목하면, 서울고등법원의 결론이 대법원의 결론보다 더 타당하였다고 생각된다. 필자는 이 글로 인하여 향후 전체판매 실시료 규정의 특허권 남용 여부를 판단하는 우리나라의 기준이 정립되기를 기대한다.